沈宇峰

一、案情；

　　原告：石家庄市某公司；

　　被告：北京某公司；
　　原告诉称：原告于1997年3月申请注册了“PDA”商标，已使用两年。该商标为公众所熟悉，已与原告的形象和产品紧密相连。原告为进行网络广告宣传，准备申请与商标相同的名称“pda”为域名。但被告恶意抢先注册该域名，该域名和其公司或产品无任何直接关系。原告认为，注册商标受法律保护，任何单位及个人不得擅自使用和销售该商标产品。被告未经原告许可，使用原告注册商标为其产品进行网络宣传，已经构成商标侵权。请求判令被告停止使用互联网络“pda.com.cn”域名，停止对原告注册商标的侵权行为，并赔偿原告经济损失500元，承担本案诉讼费、律师代理费。

被告辩称：互联网络域名是自己依法从中国互联网络信息中心（CNNIC）合法注册的，并拥有CNNIC颁发的域名注册证。PDA系原告注册商标前已存在的通用名称，原告对其不应享有专用权。原告无端指控自己侵犯其注册商标，没有任何事实和法律依据，请求驳回原告起诉。

二、审判；

　　经审理查明，原告为“PDA”商标（第970474号商标注册证）的注册人，该商标核定使用商品为第9类（电子计算机及其外部设备、中英文电脑记事本等），注册有效期为1997年3月至2007年3月。被告于1998年10月12日在中国互联网络信息中心（CNNIC）申请了“pda.com.cn”域名，中国互联网络信息中心向其颁发了981012005037号“pda.com.cn”域名注册证。

　　根据原告所举证据，原告于1996年起相继注册了不同使用类别的“小秘书”商标，该商标包括“小秘书”文字、图形及英文“portablesecretary”等。原告为“小秘书”商标进行了广告宣传。原告表示其“PDA”商标为“小秘书”的英译“personal data assistant”的缩写。原告未能证明其“PDA”商标实际投入使用，也未就该商标的知名度及影响范围提供证据。

　　根据被告所举证据，在学苑出版社出版的《标准英汉—汉英计算机详解辞典》、《英汉微机小百科辞典》、北京希望电子出版社出版的《微软英汉双解计算机百科辞典》等公开出版物中，均将“PDA”解释为英文“Personal Digital Assistant”（个人数据助理）的缩写，是一种轻巧的掌上型计算机。

　　被告于1999年5月17日以原告商标注册不当为由向国家工商行政管理局商标评审委员会提出评审申请，该评审委员会已受理。

　　被告的网址www.pda.com.cn，主要为介绍和销售“掌上电脑”的网站。该网站网页上使用了PDA标志，该网站介绍及销售的产品均为其他厂家的掌上电脑产品。

　　在本案诉讼中，原告增加了被告构成不正当竞争的诉讼理由。

　　以上事实，有中华人民共和国国家工商行政管理局商标局第970474号“PDA”商标注册证、第852588号、第895775号、第883840号、第883958号“小秘书”商标注册证、中国互联网络信息中心981012005037号“pda.com.cn”域名注册证、学苑出版社《标准英汉—汉英计算机详解辞典》、《英汉微机小百科辞典》、北京希望电子出版社《微软英汉双解计算机百科辞典》、国家工商行政管理局商标评审委员会（99）商标综字（S）第N274号通知、被告网站勘验笔录、当事人陈述等证据为证。

　　法院认为：本案被告的被控行为是否侵犯了原告的商标专用权，应依据《中华人民共和国商标法》的相关规定进行判断。原告所主张权利的“PDA”商标为产品商标，根据商标法第三十八条的规定，在相同或类似商品上擅自使用他人注册商标的行为构成侵权，被告将“pda”标志注册域名的行为，不属于在相同或类似商品上使用原告的商标。而且，商标法第三十八条虽有“给他人的注册商标专用权造成其他损害”属于侵权行为的规定，但《中华人民共和国商标法实施细则》第四十一条对该条款所包括的侵权行为予以了明确列举，亦不包括原告所指控的行为。因此，被告的行为不具备商标法所规定的侵权条件，不构成侵犯原告的商标专用权。虽然被告使用“pda”域名的网站的网页上有“PDA”的标志，但该网站所介绍和销售的产品均非被告自己的产品，也就是说被告是将“PDA”作为服务标志使用的，而原告的商标属于产品商标，在原告不能证明自己的商标属于驰名商标的情况下，被告的行为不构成侵权。

　　被告将“pda”标志注册域名的行为是否构成不正当竞争，应根据被告的行为是否利用了原告为“PDA”商标所创造的声誉，是否违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》所规定的公平及诚实信用原则来判断。原告没有就“PDA”商标的使用情况举证，也没有对该商标的影响范围和知名范围提供证据。虽然原告主张“PDA”商标是自己“小秘书”商标的英译缩写，自己为“小秘书”商标投入了大量的广告宣传，但因“PDA”商标与“小秘书”商标差别较大，对于熟悉“小秘书”商标的公众来说，二者间在认识上不会产生必然的联系。因此，“PDA”商标不属于有一定影响力和知名度的商标。同时，在电脑行业中，“PDA”为轻巧的掌上型计算机的代称，该标志不特指原告单位及产品。在这种情况下，就排除了公众见到被告的域名，会误认为使用该域名的网站与原告存在特定关系的可能。因此被告注册该域名的行为，没有使公众产生混淆，不存在以此利用原告商标声誉牟取利益，故原告主张被告的行为构成不正当竞争亦不能成立。

　　《中国互联网络域名注册暂行管理办法》第二十三条对域名纠纷的处理做了相应规定，但由于该办法属于部门规章，故对域名注册单位处理此类纠纷时产生效力。而本案属于商标侵权及不正当竞争纠纷，被告的行为是否构成侵权，应按照商标法及反不正当竞争法的有关规定进行处理。

　　根据以上理由，原告指控被告注册“PDA”域名的行为侵犯了自己的商标权及构成不正当竞争，缺乏事实和法律依据，其诉讼请求不予支持。依照《中华人民共和国商标法》第三十八条、《中华人民共和国商标法实施细则》第四十一条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条之规定，法院判决驳回原告石家庄某公司之诉讼请求。

三、评析；

本案中原告诉被告因域名侵犯了原告的商标专用权并构成不正当竞争。因此本案又分为两部分内容，一是被告的行为是否构成商标侵权，另一部分是被告行为是否构成不正当竞争。

对于被告是否构成商标侵权，由法院对侵犯注册商标权行为进行认定,认定过程主要有以下几点：一是确定注册商标专用权的权利范围。注册商标专用权的权利范围是认定商标侵权的基本依据。根据我国《商标法》第三十七条的规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限”。显然，从这条规定看，该案件原告注册商标专用权的权利范围只限于核准注册的商标和该注册商标所核定使用的商品。二是确定被控侵权的具体对象。本案件中，被控侵权的具体对象应是被告注册域名的行为以及在该网站上进行网络宣传的产品。三是将被控侵权对象与注册商标和该注册商标所核定使用的商品进行比较，认定被控侵权对象与注册商标是否相同或者近似，以及被控侵权所使用的商品与该注册商标所核定使用的商品是否属于同一种类或者相类似。公正、客观地确定被控侵权的商标或商品是否为易使消费者造成混淆，最后确定是否侵权。结合本案件来看，被告注册的域名虽然与原告的注册商标一致，但被告注册域名的行为并不属于“在相同或类似商品上使用原告的商标”的情况。因此法院认定被告将“pda”标志注册域名的行为，不属于在相同或类似商品上使用原告的商标。同时虽然《商标法》第三十八条有“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”也属于侵权行为的兜底条款的规定，但根据《中华人民共和国商标法实施细则》第四十一条规定“有下列行为之一的，属于《商标法》第三十八条第（４）项所指的侵犯注册商标专用权的行为：（１）经销明知或者应知是侵犯他人注册商标专用权商品的；（２）在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的文字、图形作为商品名称或者商品装璜使用，并足以造成误认的；（３）故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。”原告所指控的行为并不属于上述法条中的任何一种侵权行为。本案中虽然被告的网站的网页上有原告注册商标的标志，但该网站所介绍和销售的产品均非被告自己的产品，也就是说被告是将其作为服务标志使用的，而原告的商标属于产品商标，而原告又没有证据证明其商标属于驰名商标，其保护范围无法扩大。因此，法院认定被告的行为不具备商标法所规定的侵权条件，不构成侵犯原告的商标专用权。

至于被告的行为是否构成不正当竞争，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条：“经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。本法所称的不正当竞争，是指经营者违反本法规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为。本法所称的经营者，是指从事商品经营或者营利性服务（以下所称商品包括服务）的法人、其他经济组织和个人。”本案中，由于原告缺乏就“PDA”商标的使用情况和对该商标的影响范围和知名范围举证，而仅仅主张 “PDA”商标是其“小秘书”商标的英文缩写。因为两商标相差明显，在认识上不会产生必然的联系。同时，被告举证证明了“PDA”为英文“Personal Digital Assistant”（个人数据助理）的缩写，是一种轻巧的掌上型计算机。同时该标志是行业通称，而并不特指原告单位及产品。因此原告的“PDA” 注册商标与被告注册的域名及网站上的“PDA”标志并不会造成公众的误认，原告的产品与被告宣传的产品也不会使公众产生混淆，所以法院认定被告的行为不构成不正当竞争，是正确的。

最后要说明的是，该案件发生在1999年。在2001年7月24日《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》开始施行，该司法解释针对涉及计算机网络域名注册、使用等行为的民事纠纷案件作出了更为明确的规定，这里做简要说明：

结合该案件，如按照该司法解释规定，认定被告注册、使用域名的行为构成商标侵权或者不正当竞争的条件为：(一)原告请求保护的民事权益合法有效；(二)被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译；或者与原告的注册商标、域名等相同或近似，足以造成相关公众的误认；(三)被告对该域名或其主要部分不享有权益，也无注册、使用该域名的正当理由；(四)被告对该域名的注册、使用具有恶意。而认定被告的行为具有恶意的情形有：(一)为商业目的将他人驰名商标注册为域名的；(二)为商业目的注册、使用与原告的注册商标、域名等相同或近似的域名，故意造成与原告提供的产品、服务或者原告网站的混淆，误导网络用户访问其网站或其他在线站点的；(三)曾要约高价出售、出租或者以其他方式转让该域名获取不正当利益的；(四)注册域名后自己并不使用也未准备使用，而有意阻止权利人注册该域名的；(五)具有其他恶意情形的。但同时该解释规定被告能够举证证明在纠纷发生前其所持有的域名已经获得一定的知名度，且能与原告的注册商标、域名等相区别，或者具有其他情形足以证明其不具有恶意的，法院可以不认定被告具有恶意。 根据上述规定，法院如果按照该司法解释审理该案，根据本案案情，被告的行为也不具有恶意，因此被告的行为当然也不构成商标侵权和不正当竞争。